Une assignation en contrefaçon de marque reçue, c’est un procès qui s’ouvre au tribunal judiciaire et quinze jours pour charger un avocat de vous défendre. L’assignation est un acte signifié, c’est-à-dire remis officiellement, par un commissaire de justice (l’ancien huissier). Le titulaire d’une marque, appelé le demandeur, vous y reproche d’utiliser sa marque ou un signe proche sans son autorisation : vous êtes le défendeur. Notre page assignation en contrefaçon de marque s’adresse à celui qui attaque ; pour celui qui se défend, la première étape est la même : évaluer le dossier.
Vérifier d’abord le délai, l’avocat et le tribunal
Dans ce procès, chaque partie doit constituer avocat, c’est-à-dire charger un avocat de la représenter (article 760 du code de procédure civile). Le défendeur a quinze jours pour le faire, à compter de l’assignation, ou jusqu’à l’audience si l’acte lui est signifié quinze jours ou moins avant celle-ci (article 763).
Le silence ne suspend pas le procès : si le défendeur ne comparaît pas (s’il ne constitue pas avocat), le tribunal juge quand même l’affaire, au vu des seuls éléments fournis par son adversaire (articles 472 et 56).
L’action en contrefaçon de marque relève des tribunaux judiciaires spécialement désignés, jamais du tribunal de commerce (article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle), et du seul tribunal judiciaire de Paris si une marque de l’Union européenne est invoquée. L’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond, autrement dit avant de discuter le bien-fondé de la demande (article 74 du code de procédure civile). À défaut, elle est irrecevable : le juge l’écarte sans l’examiner.
La marque invoquée est-elle valable, en vigueur et exploitée ?
On vérifie au registre qui est titulaire de la marque invoquée, pour quels produits et services, et si elle est en vigueur : l’enregistrement vaut pour dix ans à compter du dépôt et se renouvelle (article L. 712-1).
La marque est-elle exploitée ? Passé cinq ans d’enregistrement, son titulaire doit pouvoir en prouver l’usage sérieux, c’est-à-dire un usage réel, tourné vers le marché. Aurait-elle dû être enregistrée ? Une marque qui se borne à décrire le produit, ou qui empiète sur un droit plus ancien, peut être annulée.
Les faits reprochés sont-ils prouvés ?
La contrefaçon de marque suppose l’usage, sans autorisation, d’un signe identique ou similaire à la marque, en principe pour des produits ou services identiques ou similaires. Il faut un usage dans la vie des affaires, pas une simple inscription au registre : le simple dépôt d’une marque ne suffit pas, à lui seul, à constituer un acte de contrefaçon (Cass. com., 13 oct. 2021, n° 19-20.959, affaire Malongo). Hors le cas où signe et produits sont identiques, le demandeur doit aussi établir un risque de confusion (article L. 713-2).
L’assignation doit exposer les faits et les textes invoqués et énumérer, dans un bordereau, les pièces qui fondent la demande (article 56 du code de procédure civile). L’analyse suit ce bordereau pièce par pièce : pour chaque pièce, sa date, son auteur, le signe et les produits réellement visibles, la personne à qui les faits sont attribués. La preuve est libre, mais toutes les preuves n’ont pas la même valeur.
Ce que le demandeur réclame
Le demandeur peut réclamer l’interdiction d’utiliser le signe sous astreinte (une somme à payer par jour de retard). Il peut aussi demander le rappel ou la destruction des produits et la publication du jugement, aux frais du défendeur (article L. 716-4-11), ainsi que des dommages et intérêts. Pour les fixer, le juge prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur (article L. 716-4-10). Il faut donc confronter chaque montant réclamé aux pièces ; les sommes allouées varient fortement d’une affaire à l’autre.
Quels moyens de défense la loi ouvre-t-elle ?
Le défendeur peut contester la contrefaçon elle-même. Il peut aussi contre-attaquer par une demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance de la marque invoquée : il demande à son tour au juge de sanctionner un défaut de validité (nullité) ou cinq ans ininterrompus sans usage sérieux (déchéance).
Sans aller jusque-là, il peut exiger la preuve d’usage : le titulaire d’une marque enregistrée depuis plus de cinq ans doit alors prouver son usage sérieux au cours des cinq années précédant sa demande, faute de quoi, sauf juste motif, son action est irrecevable (article L. 716-4-3).
Le temps écoulé compte aussi. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d’agir (article L. 716-4-2). Celui qui a toléré en connaissance de cause, pendant cinq années consécutives, l’usage d’une marque postérieure à la sienne ne peut plus agir contre elle, sauf dépôt de mauvaise foi ; c’est la forclusion par tolérance (article L. 716-4-5).
Aucun de ces moyens n’est acquis d’avance : chacun dépend de dates et de pièces.
Négocier reste possible après l’assignation
Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige (article 21 du code de procédure civile). Un règlement amiable reste possible jusqu’en appel, et les communications entre avocats sont confidentielles par nature, sauf exception. Évaluer le dossier sert aussi à connaître ses forces et ses faiblesses avant de négocier.
Ce que l’avocat examine et les pièces à lui apporter
L’avocat lit l’acte tel qu’il a été signifié, contrôle au registre chaque marque invoquée, compare les signes et les produits, puis confronte chaque demande aux pièces. Il lui faut :
- l’assignation complète, avec son bordereau, les pièces reçues et la date de signification,
- la lettre de mise en demeure éventuellement reçue avant le procès, et votre réponse,
- les documents qui datent le début de votre usage du signe (factures, publicités, captures d’écran datées),
- vos propres droits sur le signe : marque, nom de société, nom de domaine,
- les chiffres de vente réalisés sous le signe.
Questions fréquentes
Quel est le délai pour réagir à une assignation en contrefaçon de marque ?
En principe quinze jours à compter de l’assignation, pour constituer avocat.
Peut-on se défendre sans avocat ?
Non. Devant le tribunal judiciaire, la représentation par avocat est obligatoire, pour le demandeur comme pour le défendeur.
Ignorer l’existence de la marque est-il une défense ?
En matière de contrefaçon de marque, sur le plan civil, la bonne foi est indifférente.
Faire évaluer votre assignation
Toutes les options restent possibles : négocier, contester tout ou partie des demandes, contre-attaquer. Il est conseillé de contacter un avocat spécialiste en droit des marques au plus tôt, bien avant l’expiration du délai, ou de demander un devis pour un procès en contrefaçon de marque.