Avant de répondre à une mise en demeure pour contrefaçon de marque reçue par courrier, il faut vérifier cinq points : qui vous écrit, la marque invoquée, ce qui vous est reproché, ce qui vous est demandé et vos propres droits. Ce courrier vous reproche d’utiliser, sans l’accord de son propriétaire, un signe (un nom, un logo) identique ou similaire à une marque, et vous demande de cesser. La réponse elle-même est traitée ici : répondre à une mise en demeure pour contrefaçon de marque.
Qui vous écrit, et au nom de qui ?
Que la lettre vienne d’un avocat ou de l’entreprise elle-même, il faut savoir au nom de qui elle est écrite. L’action en contrefaçon est en effet engagée par le titulaire de la marque, c’est-à-dire son propriétaire, ou, sous conditions, par son licencié, celui qu’il a autorisé à l’exploiter (article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle). On compare donc le nom de celui qui réclame à celui du titulaire inscrit au registre des marques.
La marque invoquée est-elle en vigueur, et exploitée ?
Il faut ensuite vérifier la marque elle-même : son numéro, son titulaire, sa date de dépôt et les produits et services désignés. L’enregistrement produit ses effets pendant dix ans à compter du dépôt (article L. 712-1) : passé ce délai, il doit avoir été renouvelé.
Le titulaire d’une marque encourt la déchéance, c’est-à-dire la perte de ses droits, s’il n’en a pas fait, sans justes motifs, un usage sérieux (réel, tourné vers le marché) pendant une période ininterrompue de cinq ans (article L. 714-5). Cette période est comptée au plus tôt depuis l’enregistrement. Devant le juge, le défendeur peut exiger la preuve de l’usage d’une marque de plus de cinq ans, sur les cinq années précédant l’action ; à défaut de preuve ou de justes motifs, l’action en contrefaçon est écartée sans examen au fond (article L. 716-4-3).
Ce qui vous est reproché : le signe, les produits, le territoire
La loi interdit, sauf autorisation du titulaire, l’usage dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans une activité commerciale, d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques. Elle interdit aussi l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires, s’il existe un risque de confusion : le public pourrait croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées (article L. 713-2).
Il faut vérifier trois éléments : le signe visé ; les produits et services de la marque, comparés à votre activité réelle ; le territoire, qui est la France pour une marque française et toute l’Union pour une marque de l’Union européenne.
Le simple dépôt d’une marque ne suffit pas, à lui seul, à constituer un acte de contrefaçon (Cass. com., 13 oct. 2021, n° 19-20.959, affaire Malongo). Contre un dépôt, le titulaire dispose d’une autre voie, l’opposition à l’enregistrement : voyez comment en évaluer les chances de succès.
Que vous demande-t-on, et dans quel délai ?
La lettre formule des demandes : cesser l’usage du signe, retirer un dépôt, transférer un nom de domaine, payer une somme. Il faut les comparer à ce qu’un juge pourrait ordonner s’il retenait la contrefaçon : dommages et intérêts, interdiction d’usage sous astreinte (une somme à payer par jour de retard), destruction des produits, publication du jugement.
Le délai indiqué est fixé par l’auteur de la lettre ; notez la date de réception, que vous êtes seul à connaître. La loi, elle, donne cinq ans au titulaire pour agir, à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de le faire ; au-delà, son action est prescrite : il ne peut plus l’exercer (article L. 716-4-2).
Vos droits antérieurs comptent aussi
Le droit du titulaire s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant le dépôt de sa marque (article L. 713-1). Il faut donc dater les vôtres.
Une marque déposée plus tôt ou une dénomination sociale (le nom de la société) antérieure peuvent fonder une demande en annulation de la marque invoquée, appelée nullité, s’il existe un risque de confusion (article L. 711-3). Il en va de même d’un nom commercial (sous lequel l’activité est exercée), d’une enseigne (qui désigne le lieu d’activité) ou d’un nom de domaine antérieur, si sa portée n’est pas seulement locale. Si sa portée est seulement locale, son usage ne peut pas être interdit dans les limites du territoire où il est reconnu (article L. 713-6).
Ce que l’avocat examine, et les pièces à lui apporter
L’avocat spécialiste en droit des marques vérifie au registre chaque marque citée, puis compare les signes et les activités. Il recherche si le terme commun aux deux signes est répandu dans le secteur et quelles décisions ont été rendues sur des signes comparables.
Il est utile de préparer :
- la lettre complète, ses annexes et sa date de réception,
- ce qui date le début de votre usage : immatriculation de la société, nom de domaine, premières factures,
- des exemples de votre usage actuel : site internet, emballages, publicités,
- le coût qu’aurait pour vous un changement de nom.
Après l’analyse, toutes les options restent possibles
Une réponse détaillée permet souvent de mettre fin au litige. Si la marque invoquée n’est pas exploitée, ou si elle n’aurait pas dû être enregistrée, vous pouvez en demander la déchéance ou la nullité, sans que le résultat soit acquis d’avance. Pour une marque française, la demande se fait en principe devant l’INPI, l’office français des marques, avec une taxe de 600 € (plus 150 € par droit supplémentaire invoqué en nullité).
La négociation peut conduire à un règlement amiable, par exemple un accord de coexistence, contrat qui organise l’usage de deux signes proches. Si une assignation (l’acte qui ouvre le procès) suit la lettre, voyez comment évaluer le dossier après une assignation.
Questions fréquentes
Faut-il répondre à une mise en demeure pour contrefaçon de marque ?
Il est recommandé d’y répondre, afin d’éviter une amplification du litige, une assignation et un procès. La réponse engage la suite : elle se prépare une fois la lettre analysée.
Ma société portait ce nom avant le dépôt de la marque : est-ce une défense ?
Cela peut en être une : la loi prend en compte une dénomination sociale antérieure. Encore faut-il en prouver la date par des pièces.
Combien coûte l’analyse d’une mise en demeure ?
Une consultation téléphonique avec préparation (trente minutes d’étude de vos documents, trente minutes d’échange) est proposée à 300 € HT.
Faire analyser la lettre avant d’y répondre
Il est conseillé de contacter un avocat spécialiste en droit des marques au plus tôt, bien avant l’expiration du délai : demandez un devis pour une consultation en droit des marques.