L’avocat spécialiste EUIPO est un avocat en propriété intellectuelle qui intervient devant l’EUIPO, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. Il conseille et représente les entreprises pour le dépôt, la défense et la remise en cause des marques de l’Union européenne. L’avocat spécialiste en droit des marques est naturellement un avocat spécialiste EUIPO : une large part des dossiers complexes et internationaux se joue, en tout ou partie, devant cet office.
L’EUIPO est compétent pour le dépôt de la marque de l’Union, pour les oppositions dirigées contre ces marques ou contre les marques internationales désignant l’Union, et pour les procédures d’annulation des marques de l’Union européenne ou des marques internationales visant l’Union européenne enregistrées : déchéance pour défaut d’usage ou nullité, par exemple pour défaut de caractère distinctif. Chaque demande est examinée puis publiée, et peut faire l’objet d’une opposition pendant trois mois avant l’enregistrement. En pratique, l’enregistrement s’obtient en quatre mois environ, s’il n’y a pas de notification d’irrégularité ni d’opposition ; une décision d’opposition s’obtient en dix à douze mois.
Qui peut représenter une entreprise devant l’EUIPO ?
L’avocat qualifié dans un État de l’Espace économique européen (EEE), et dont le domicile professionnel s’y trouve, est habilité de plein droit : dès lors qu’il peut agir en matière de marques devant l’office national de l’État où il est qualifié, il peut aussi agir devant l’EUIPO. C’est pourquoi les avocats ne figurent pas sur la liste des mandataires agréés : ils n’ont pas à y être inscrits. Le mandataire agréé, lui, n’est pas avocat : il doit être ressortissant de l’EEE, y avoir son domicile professionnel et justifier d’une habilitation nationale.
Quand la représentation est-elle obligatoire ?
Le critère décisif est l’adresse, non la nationalité. Une entreprise dont le siège est situé dans l’EEE peut agir seule devant l’EUIPO ; elle a tout intérêt à se faire assister, mais la loi ne l’y contraint pas.
Ce que fait l’avocat à chaque étape
L’avocat intervient à chaque phase de la vie de la marque de l’Union :
- avant le dépôt, pour la recherche d’antériorité,
- au dépôt, il aide à choisir le signe, arrête la liste des produits et services et définit la stratégie de protection,
- à l’examen, il répond aux objections de l’office sur les motifs absolus de refus (l’EUIPO laisse alors deux mois pour présenter des observations),
- lors d’oppositions, il attaque une marque postérieure ou défend le dépôt visé,
- lors de procédures d’annulation, il engage une action en déchéance ou en nullité, ou résiste à une telle demande,
- lors du renouvellement, il sécurise le maintien du titre.
Un même pouvoir général couvre l’ensemble de ces procédures. Selon le dossier, l’avocat y réunit aussi les preuves de l’usage ou de la renommée d’une marque. La pratique de l’EUIPO diffère parfois de celle de l’INPI : une marque peut avoir plus de chances d’être admise au niveau de l’Union, et inversement.
Les cinq langues de l’EUIPO
Une idée reçue veut que tout se déroule en anglais devant l’EUIPO. En réalité, le dépôt peut être rédigé dans n’importe quelle langue officielle de l’Union ; le déposant doit ensuite désigner une seconde langue parmi les cinq langues de l’office : l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le français et l’italien.
Ce choix compte : cette seconde langue est l’une de celles dans lesquelles un tiers pourra conduire une opposition ou une action en annulation contre la marque. Le cabinet assiste ses clients aussi bien en français qu’en anglais.
Que paie la partie qui perd une opposition ?
Le règlement plafonne les frais qu’une partie peut être condamnée à verser à l’autre à l’issue d’une opposition : la taxe d’opposition, de 320 euros, et 300 euros au plus au titre de la représentation. L’exposition maximale est donc de 620 euros pour le défendeur. Pour l’opposant, qui a déjà payé la taxe d’opposition, le montant maximum auquel il peut être condamné est de 300 euros : en effet, le défendeur, qui n’a pas payé la taxe d’opposition de 320 euros, ne peut pas en demander le remboursement. En cas de succès partiel, chacun conserve ses frais. C’est donc différent d’un procès en contrefaçon, dont le budget est d’un tout autre ordre.
À retenir
L’avocat spécialiste en propriété intellectuelle est à la fois un avocat spécialiste EUIPO, un avocat spécialiste INPI et un avocat spécialisé en marques devant le tribunal judiciaire. Le cabinet GOMIS & LACKER représente ses clients devant la Division d’opposition, la Division d’annulation et la Chambre de recours de l’EUIPO, comme devant le Tribunal de l’Union européenne, en français comme en anglais. Le cabinet GOMIS & LACKER a reçu le statut de key user, décerné par l’EUIPO en sa qualité d’utilisateur important de l’office.
Foire aux questions
Faut-il un avocat pour déposer une marque de l’Union européenne ?
Une entreprise établie dans l’Espace économique européen peut déposer seule, mais l’assistance d’un avocat sécurise le choix du signe, la liste des produits et services et la défense du dépôt. Un déposant établi hors de l’EEE peut, lui, déposer ou renouveler seul (ou consulter les dossiers), mais il doit être représenté pour tout le reste.
Un avocat français peut-il me représenter devant l’EUIPO ?
Oui. L’avocat qualifié dans un État de l’EEE est habilité de plein droit à agir devant l’EUIPO, sans inscription sur la liste des mandataires agréés.
Pour un dépôt de marque de l’Union européenne, une opposition ou une procédure d’annulation devant l’EUIPO, contactez un avocat spécialiste en droit des marques.